46. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. GmbH gegen B. SA und Bundespatentgericht (Revisionsgesuch)

4F_24/2024 vom 6. Mai 2025

A. Die A. GmbH (Klägerin, Gesuchstellerin) mit Sitz in Deutschland ist Inhaberin der schweizerischen/liechtensteinischen Teile der europäischen Patente EP w, EP x und EP y (alle zusammen: Streitpatente). Diese drei Patente gehören zu derselben Patentfamilie, zurückgehend auf die internationale Anmeldung WO z. Sie schützen Portionskapseln zur Herstellung eines Getränks mit einer als Barcode ausgestalteten Kennung.

Die B. SA (Beklagte, Gesuchsgegnerin) mit Sitz in U. (Schweiz) vertreibt unter der Marke X. (...) Portionskapseln für die Zubereitung von Kaffee.

(...)

B.

B.a Am 26. August 2021 reichte die Klägerin beim Bundespatentgericht eine Patentverletzungsklage ein. Sie machte im Wesentlichen geltend, die von der Beklagten vertriebenen X.-Portionskapseln fielen in den Schutzbereich der Streitpatente.

Die Beklagte trug auf Klageabweisung an. Sie stellte sich auf den Standpunkt, dass die X.-Portionskapseln die Streitpatente nicht verletzten. Ohnehin seien die Streitpatente wegen unzulässigen Änderungen, mangelnder Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht rechtsbeständig. Ferner erhob sie eine Eventualwiderklage auf Erteilung einer Zwangslizenz.

Am 23. Januar 2023 erstattete Bundespatentrichter Tobias Bremi ein Fachrichtervotum.

Mit Urteil vom 11. Mai 2023 wies das Bundespatentgericht die Klage mangels Eingriffs in den Schutzbereich der Streitpatente ab. Dabei stützte es sich auf eine vom Fachrichtervotum abweichende übereinstimmende Auslegung der Parteien des Anspruchsmerkmals "Barcode". Die Frage, ob die Streitpatente rechtsbeständig sind, liess es offen. Die Eventualwiderklage erachtete es als hinfällig. An diesem Urteil wirkten folgende Richter mit: Mark Schweizer (Präsident), Tobias Bremi und Lorenzo Parrini.

B.b Die dagegen von der Klägerin erhobene Beschwerde in Zivilsachen wies das Bundesgericht mit Urteil vom 21. November 2023 ab (4A_320/2023). Es erkannte, das Bundespatentgericht sei zutreffend zum Ergebnis gelangt, dass die X.-Portionskapseln nicht in den sachlichen Geltungsbereich der Streitpatente fallen.

C. Mit Revisionsgesuch vom 10. September 2024 beantragt die Gesuchstellerin dem Bundesgericht, das Urteil des Bundesgerichts vom 21. November 2023 und das Urteil des Bundespatentgerichts vom 11. Mai 2023 seien aufzuheben. Die Angelegenheit sei zur Neubeurteilung an das Bundespatentgericht zurückzuweisen, unter erneuter Durchführung aller Prozesshandlungen, an denen Bundespatentrichter Bremi beteiligt war, insbesondere ab und einschliesslich der Instruktionsverhandlung.

Die Gesuchsgegnerin beantragt, das Revisionsgesuch sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten wird. Eventualiter - falls die zu revidierenden Urteile aufgehoben werden sollten - sei die Angelegenheit zur Neubeurteilung an das Bundespatentgericht zurückzuweisen, unter erneuter Durchführung aller Prozesshandlungen (erst) ab dem Verfassen des Fachrichtervotums.

(...)

Das Bundesgericht weist das Revisionsgesuch ab, soweit es darauf eintritt.

(Auszug)

Aus den Erwägungen:

6. (...)

6.4 Hingegen mangelt es an der zweiten Voraussetzung der Erheblichkeit.

Eine Tatsache ist erheblich im Sinne von Art. 123 Abs. 2 lit. a BGG, wenn sie geeignet ist, die tatsächliche Grundlage des angefochtenen Urteils zu verändern und bei zutreffender rechtlicher Würdigung zu einer anderen Entscheidung zu führen. Soll mit einer revisio propter nova erreicht werden, dass das vorinstanzliche Verfahren wegen Befangenheit eines vorinstanzlichen Richters neu aufgenommen werden muss, ist zu beachten, dass auf diese Weise die gesuchstellende Partei mitunter eigene prozessuale Fehler und Versäumnisse im ersten Durchgang beim zweiten Durchgang korrigieren könnte. "Erheblichkeit" der geltend gemachten Tatsache im Sinne von Art. 123 Abs. 2 lit. a BGG setzt daher in diesem Kontext voraus, dass die neue Tatsache den Ausstand des Richters eindeutig indiziert hätte, wenn sie dem Bundesgericht schon im Ausgangsverfahren bekannt gewesen wäre.

Vorliegend ist mithin zu entscheiden, ob das Bundesgericht bei Kenntnis der Prioritätsanmeldung von EP u für die C. AG durch Richter Bremi am 28. Juni 2022 die Beschwerde der Gesuchstellerin und damaligen Beschwerdeführerin wegen Verletzung von Art. 30 Abs. 1 BV klarerweise gutgeheissen hätte, wenn diese gestützt darauf wegen Befangenheit von Richter Bremi die Aufhebung des Urteils des Bundespatentgerichts vom 11. Mai 2023 und die Wiederholung aller Prozesshandlungen verlangt hätte.

6.5 Die Frage ist zu verneinen.

Der Gesetzgeber hat sich bei der Organisation des Bundespatentgerichts bewusst für ein spezialisiertes Fachgericht entschieden, das aus juristisch und technisch ausgebildeten Richtern und Richterinnen zusammengesetzt ist, die über ausgewiesene Kenntnisse im Patentrecht verfügen müssen (Art. 8 des Bundesgesetzes vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht [Patentgerichtsgesetz, PatGG; SR 173.41]). Teilzeitlich oder nebenamtlich tätige Mitglieder sollen hauptberuflich im Umfeld des Patentwesens tätig sein, damit sich die gewünschte Verknüpfung von juristischem und technischem Wissen einstellen kann (Botschaft vom 7. Dezember 2007 zum Patentgerichtsgesetz, BBl 2008 455, insb. 472). Dies ist bei der Beurteilung von Ausstandsgesuchen zu berücksichtigen (BGE 147 III 89 E. 4.2.1, BGE 147 III 577 E. 6). In Anbetracht dessen kann der hier zu beurteilende Umstand, dass ein Richter bzw. seine Kanzlei für eine Zulieferin einer Prozesspartei eine Prioritätsanmeldung vorgenommen hat, für dessen Ausstand nicht genügen. Würde eine derart schwache Verbindung für den objektiven Anschein der Befangenheit eines Bundespatentrichters ausreichen, liesse sich die vom Gesetzgeber gewollte Zusammensetzung des Bundespatentgerichts kaum aufrecht erhalten.

Die Gesuchstellerin kann auch nichts aus den ebenfalls Richter Bremi betreffenden Urteilen 4A_243/2020 vom 5. November 2020 (teilweise publ. in: BGE 147 III 89) und 4A_232/2021 vom 30. August 2021 (teilweise publ. in: BGE 147 III 577) für sich ableiten. Dort ging es um administrative Tätigkeiten des Richters bzw. seiner Kanzlei für eine Prozesspartei eines anderen (konnexen) Verfahrens, wobei das Bundesgericht auch insofern eine gewisse Intensität der Beziehung voraussetzte (BGE 147 III 577 E. 6). Hier geht es nicht um die Tätigkeit für eine Prozesspartei, sondern für eine von vielen Zulieferinnen einer Prozesspartei.

Die Klientenverbindung eines Richters bzw. seiner Kanzlei zu einer blossen Zulieferin einer Prozesspartei vermag für sich allein keine objektive Befangenheit eines Bundespatentrichters zu indizieren. Ansonsten liessen sich die Ausstandspflicht der Mitglieder des Bundespatentgerichts und - spiegelbildlich - die Nachforschungspflicht der Parteien nicht mehr vernünftig eingrenzen.

In der arbeitsteiligen Wirtschaft greifen wohl alle vor Bundespatentgericht auftretenden Parteien auf Zulieferinnen und Dienstleisterinnen zurück. Deren Zahl dürfte bei grösseren Unternehmen ganz erheblich sein. Die Gesuchsgegnerin hebt denn auch hervor, dass ihr Unternehmen mit weit über 100'000 Zulieferinnen und Dienstleisterinnen geschäftet. Daher ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass die meisten hauptberuflich als Patent- oder Rechtsanwälte tätigen Mitglieder des Bundespatentgerichts bzw. ihre Kanzleien Zulieferinnen von Prozessparteien zu ihren Klienten zählen oder gelegentlich für sie tätig wurden. Wären alle diese Vertragsbeziehungen von der richterlichen Offenlegungspflicht erfasst, ergäben sich nicht nur kaum überblickbare praktische Schwierigkeiten, sondern auch heikle Probleme mit Geheimhaltungspflichten (Amtsgeheimnis, Anwaltsgeheimnis, Geschäftsgeheimnisse).

Diesen Besonderheiten von Patentrechtsstreitigkeiten ist unter Befangenheitsaspekten Rechnung zu tragen. Die Verbindung eines Bundespatentrichters oder einer Bundespatentrichterin zu einer blossen Zulieferin einer Prozesspartei bildet daher grundsätzlich keinen Ausstandsgrund. Ausnahmen fallen in Betracht, wenn objektive Umstände die Verbindung als besonders intensiv qualifizieren, so dass diese aufgrund der besonderen Gegebenheiten des Falles geeignet erscheint, die Unabhängigkeit des Mitglieds im betreffenden Verfahren effektiv zu beeinflussen. Solches ist vorliegend nicht erstellt.

Die geltend gemachte neue Tatsache ist daher nicht erheblich im Sinne von Art. 123 Abs. 2 lit. a BGG, weil sie den Ausstand von Richter Bremi nicht eindeutig zu begründen vermocht hätte.