Entre

A______ SA, ayant son siège social ______ (Zurich), demanderesse suivant demande en constatation de nullité de marque déposée au greffe de la Cour de céans le 27 mai 2011, comparant par Me Nadine Maier Viñas et Me Guillaume Fournier, avocats, 65, rue du Rhône, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ (Genève), défenderesse comparant en personne.

Selon une pratique constante, les désignations décrivant notamment la nature ou la qualité du produit ou du service auquel la marque s'applique font partie du domaine public. Il en va ainsi, notamment, des indications sur la nature d'un produit - propriété, composition ou emploi - qui ne possèdent pas la force distinctive nécessaire pour différencier un bien ou un service (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2010 du 19 juillet 2010, consid. 4.3.1; 4A_434/2009 du 30 novembre 2009, consid. 3.1; ATF 129 III 225 consid. 5.1; 129 III 514 consid. 2.1 = JdT 2003 I 387) et qui ne sont pas considérés par le public comme une indication sur l'origine industrielle du produit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_434/2009 précité, consid. 3.1; ATF 131 III 121 consid. 4.1).

Un signe indispensable au commerce est celui qui, dans l'intérêt de la concurrence, ne saurait être monopolisé par un seul exploitant à ses propres fins commerciales, alors que des concurrents actuels ou futurs peuvent avoir un intérêt significatif à utiliser ce signe (arrêt précité 4A_434/2009 du 30 novembre 2009, consid. 3.1, avec références).

En ce qui concerne les signes descriptifs et les désignations génériques, le besoin de libre disposition a été reconnu pour des expressions attribuant certaines qualités à la marchandise, telles que, en français ou transposées dans cette langue, beau, bel, belle, super, bon, fin, pour autant que ces désignations soient descriptives en relation avec le produit concerné, ainsi que pour des mots tels que pain, chaussure, vêtement, laine, coton. En effet, l'absence de force distinctive se confond souvent avec le besoin de libre disposition (ATF 131 III 121 consid. 4.2 p. 127/128 et les arrêts cités).

Par ailleurs, l'assujettissement d'un signe à un besoin de libre disposition absolu, sur lequel une utilisation imposée à titre de marque ne peut en aucun cas prévaloir, ne peut être retenu que si l'emploi du signe concerné est nécessaire. Cette condition ne peut pas être examinée de façon générale pour certains signes mais seulement en relation avec les produits ou services auxquels ils sont destinés. Si certains signes banals sont indispensables aux besoins du commerce dans presque n'importe quel contexte, l'aptitude à constituer une marque valable ne peut néanmoins pas être déniée en tout état de cause pour des signes paraissant au premier abord banals, quand, dans un contexte spécifique, ces signes ne sont pas nécessaires au commerce compte tenu du fait qu'ils ne sont pas généralement utilisés et qu'ils peuvent être remplacés par de nombreux signes équivalents (ATF 131 III 121 consid. 4.4).

Ainsi, des associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont pas suffisantes pour admettre qu'une désignation appartient au domaine public. Le rapport avec le produit ou le service doit être tel que le caractère descriptif de la marque doit être reconnaissable sans efforts particuliers d'imagination. Des expressions de la langue anglaise peuvent entrer en considération, pour autant qu'elles soient compréhensibles pour une partie non insignifiante du public suisse (ATF 129 III 225 consid. 5.1 et les références).

Dans l'examen d'une marque composée de plusieurs mots appartenant au domaine public, il convient de se fonder sur l'impression d'ensemble laissée par la combinaison des termes pour déterminer si la marque présente un caractère distinctif suffisant. Il est, en effet, possible que l'association de deux mots tirés du domaine public crée une désignation de fantaisie susceptible d'être protégée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2010 précité, consid. 4.3.1; 4C.403/1999 du 16 février 2000, consid. 3a; ATF 120 II 144 consid. 3b/aa).

Par exemple, la marque verbale "red & white" était susceptible de protection alors même que les couleurs fondamentales doivent demeurer librement disponibles (ATF 103 Ib 268 consid. 2a). Destinée à des cigarettes, cette marque n'était pas descriptive, cela également si les couleurs indiquées figuraient sur l'emballage (ATF précité consid. 3b). Inversement, l'association "PNEUS-ONLINE", pour un commerce de vente de pneus par internet, restait purement descriptive et le titulaire de la marque combinée "PNEUS-ONLINE.COM" ne pouvait pas s'en prévaloir pour faire interdire à un concurrent toute utilisation de l'association "PNEUS-ONLINE" (soit de la partie non protégée de sa marque; arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2010 du 19 juillet 2010, consid. 3 et 4).

Enfin, pour juger du caractère descriptif ou non d'une marque verbale, il faut considérer d'une part l'effet auditif, d'autre part l'effet visuel du ou des mots utilisés, sur les destinataires du produit commercialisé sous cette marque. La jurisprudence attache cependant une importance prédominante au premier, qui se grave mieux que le second dans le souvenir de l'acheteur moyen (ATF 120 II 144 consid. 3b/aa et les arrêts cités).

4.2 Que "SKIN" ou son équivalent français "peau" soit un terme descriptif est une évidence. La même conclusion s'impose en ce qui concerne "CAVIAR".

L'association de ces deux termes n'amène toutefois pas immédiatement quiconque les entend ou les lit à penser à un produit déterminé.

Bien au contraire, cette association permet de penser, notamment, à des produits contenant du caviar ou à des produits ayant seulement des qualités similaires au caviar (telles que sa texture ou son caractère luxueux) ou à des produits destinés à agir sur la peau. S'agissant de crèmes et lotions, la même association permet également de penser à des produits destinés à être appliqués sur la peau ou ayant des qualités similaires à la peau (telle qu'un effet protecteur, par exemple).

Il est d'ailleurs significatif que la demanderesse utilise l'association "SKIN CAVIAR" pour des crèmes de beauté à appliquer sur la peau humaine et contenant des extraits de caviar, alors que la défenderesse utilise la même association pour des substances à avaler, entièrement dépourvues de caviar mais prétendument aussi luxueuses que celui-ci.

L'association "SKIN CAVIAR" crée donc une désignation de fantaisie qui, elle, ne relève plus du domaine public mais possède un certain caractère distinctif. Par conséquent, la marque verbale "SKIN CAVIAR" est susceptible de protection alors même que les termes "SKIN" (ou "peau") et "CAVIAR" doivent demeurer librement disponibles. Destinée à des préparations alimentaires ou diététiques ou pharmaceutiques, la marque verbale litigieuse n'est pas purement descriptive et ne vient pas immédiatement à l'esprit de n'importe qui, en Suisse, pour la vente de ce genre de préparations.

5. La demanderesse critique aussi l'usage de la marque litigieuse "SKIN CAVIAR", par la défenderesse, dans un but purement promotionnel, pour des produits entièrement dépourvus de toute trace de caviar.

5.1 Sont également exclus de la protection les signes propres à induire en erreur (art. 2 let. c LPM), ainsi que les signes contraires au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM).

Un signe est propre à induire en erreur lorsqu'il est propre à éveiller des représentations erronées sur, notamment, les qualités matérielles des marchandises auxquelles la marque est destinée (ATAF B-3052/2009 du 16 février 2010, consid. 2.4).

Il y a tromperie sur les qualités matérielles des marchandises visées lorsque la marque suggère l'existence de qualités dont ces marchandises sont dépourvues. Est ainsi trompeuse, par exemple, la marque "DIAMONDS OF THE TSARS" pour des bijoux de mode, dépourvus de pierres précieuses (arrêt précité, consid. 6.2), ou la marque "DIAMALT" pour des denrées alimentaires dépourvues de malt (ATF 93 I 573 consid. 2 et 3).

5.2 Les denrées alimentaires sont des produits nutritifs, soit des produits destinés à la constitution et à l'entretien de l'organisme humain, qui ne sont pas prônés comme médicaments (art. 3 al. 1 et 2 LDAl [RS 817.0]).

L'art. 18 LDAl interdit la tromperie sur les denrées alimentaires. Sont réputées trompeuses notamment les indications et les présentations propres à susciter chez le consommateur de fausses idées sur la composition, la qualité, des effets spéciaux et la valeur de la denrée alimentaire (art. 18 al. 3 LDAl). Par ailleurs, l'art. 10 ODAlOUs (RS 817.02) précise que les dénominations, les indications et les inscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation et la publicité des denrées alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie, notamment quant à la nature, à la composition et au contenu de la denrée alimentaire en question.

5.3 Sont des médicaments, notamment, les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain, ou présentés comme tels, et servant notamment à prévenir ou à traiter des maladies ou des blessures (art. 4 al. 1 let. a LPTh [RS 812.21]).

L'art. 32 al. 1 let. a LPTh interdit la publicité trompeuse pour des médicaments.

5.4 Tout produit nutritif qui n'est pas mis sur le marché comme médicament, en vertu de la procédure d'autorisation spéciale prévue à cet effet (art. 9 ss LPTh, art. 2 ss OMéd [RS 812.212.21]), est soumis aux règles sur les denrées alimentaires, y compris à l'interdiction d'y attribuer un caractère de prévention ou de traitement d'une maladie humaine (ATF 127 II 91, consid. 3 a aa).

5.5 La marque trompeuse est prohibée dès qu'il existe un risque de confusion pour des clients potentiels (ATF 135 III 416 consid. 2.5 avec références).

Savoir si une appellation est trompeuse s'apprécie en fonction du risque de confusion que la marque présente pour le consommateur moyen, selon l'expérience de la vie (ATF 111 IV 106 consid. b; 107 IV 200 consid. 2d).

5.6 La défenderesse entend utiliser la marque litigieuse "SKIN CAVIAR" pour des "aliments préparés sous forme solide ou liquide, tablettes, granules, poudre, capsules, à base d'herbes ou d'extraits d'écorce de pin", tous dépourvus de caviar, ainsi que pour des "préparations pharmaceutiques et diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical, extraits de plantes contenant des proanthocyanidines à usage médical", également tous dépourvus de caviar.

Or, pour des produits de type alimentaire et des produits pharmaceutiques ou diététiques à ingérer, la dénomination "SKIN CAVIAR" crée, pour le consommateur moyen, l'impression trompeuse que ces produits contiennent au moins des extraits de caviar, comme la dénomination "DIAMALT", pour un produit alimentaire, crée l'impression trompeuse que ce produit contient au moins des extraits de malt. La composante "SKIN" ne permet pas d'écarter les fausses expectatives suscitées par la composante "CAVIAR"; elle évoque seulement un effet sur la peau ou, éventuellement, un certain conditionnement (lisse ou mince) du produit.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la nullité de la marque litigieuse "SKIN CAVIAR" de la défenderesse, en raison de son caractère trompeur, s'agissant de la composition des produits protégés par cette marque.

L'IFPI sera invité à radier cette marque du Registre des marques suisses, dès l'entrée en force de chose jugée du présent arrêt.

6. Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr. pour l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 1 let. a, art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 15 al. 3 et 6 LaCC, art. 18 RTFMC), seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe dans ses conclusions. En outre, celle-ci sera condamnée à verser en faveur de la demanderesse des dépens arrêtés à 4'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 1 let. b, art. 95 al. 3 let. b, art. 96 CPC, art. 16 al. 1 et 2, art. 20 et 21 LaCC, art. 84 RTFMC).

7. En matière de LPM, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 72 al. 1, 74 al. 2 lit. b LTF, art. 5 al. 1 let. a CPC).

* * * * *

A la forme :

Déclare recevable la demande en constatation de nullité de marque déposée par A______ SA à l'encontre de B______ SA, dans la cause C/9999/2011.

Au fond :

Constate la nullité de la marque suisse no 2______ "SKIN CAVIAR".

Invite l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle à radier du Registre des marques suisses la marque suisse no 2______ "SKIN CAVIAR".

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Statuant sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 5'000 fr. et les met à charge de B______ SA.

Dit que ces frais sont compensés par l'avance de frais de 5'000 fr. fournie par A______ SA, avance qui est acquise à l'Etat.

Condamne B______ SA à payer à A______ SA la somme de 5'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et la somme de 4'000 fr., à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.