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Incarto n. |
Lugano 18 febbraio 2004/rgc |
In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 21 gennaio 2003 da
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__________
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contro |
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__________
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chiedente, in base alla LPM, che al convenuto sia fatto divieto di commercializzare prodotti recanti il marchio __________ e che sia condannato a versare all'attrice -così come formulato con le conclusioni- in via principale fr. 58'213.- più interessi a titolo di restituzione dell'utile conseguito e, subordinatamente, fr. 18'628.40 più interessi, a titolo di risarcimento danni;
domande cui si oppone il convenuto;
richiamati i decreti cautelari 19 dicembre 2002 e 28 gennaio 2003 che ordinavano al convenuto di porre fine provvisionalmente alla denunciata attività commerciale;
concessa a __________ l'assistenza giudiziaria con decreto 24 marzo 2003;
svoltasi l'istruttoria e lette le conclusioni 26 gennaio 2004 dell'attrice e 30 gennaio 2004 della convenuta, avendo le parti rinunciato al dibattimento finale;
considera
in fatto e in diritto:
1. La società attrice è titolare del marchio verbale svizzero __________ depositato al n. __________ per le classi internazionali di prodotti 1, 5, 29, 30, 31, 32 e 33, ossia per la lista di cui al doc. _.
2. L'attrice rimprovera al convenuto -titolare della ditta individuale __________ Importazione Alimentari- di aver importato dall'Italia e di aver venduto a dettaglianti svizzeri, segnatamente al __________ e a __________, alimentari surgelati recanti lo stesso marchio. In Italia il marchio __________ è validamente registrato, tuttavia non al nome dell'attrice, ma di una società italiana del gruppo __________ (doc. _). I fatti non sono contestati; anzi, il convenuto ammette la propria attività con particolare riferimento alla linea di surgelati __________ che, afferma, è prodotta unicamente in Italia e quindi non si contrappone a un prodotto svizzero analogo; in particolare, non trattandosi dell'imitazione di prodotti svizzeri, sarebbe escluso ogni rischio di confusione. Contestando che il marchio apposto sui prodotti da lui commercializzati corrisponda a quello dell'attrice, rivendica la sua buona fede, affermando di non aver agito né con dolo, né negligentemente; sottolinea inoltre che i prodotti italiani __________ vengono pubblicizzati soltanto con la denominazione __________ e non evidenziando il marchio, ciò che determina il ruolo secondario di questo nome nell'individuazione dei prodotti oggetto della sua attività. Non condivide la rinomanza del marchio e rileva che semmai lo scopo voluto dall'attrice è già raggiunto con la copertura del marchio sulla confezione dei prodotti per mezzo di etichette autocollanti. In diritto nega di aver agito in contrasto con la LPM, alludendo genericamente a trattati bilaterali in materia. Infine si oppone a qualsiasi richiesta di risarcimento, ricordando tra l'altro come le vendite al pubblico siano avvenute da parte dei suoi clienti (__________e __________) e non da parte sua.
3. Così come già accennato in sede di provvisionale, dev'essere anzitutto puntualizzato che il marchio dell'attrice e quello figurante sulle confezioni di prodotti surgelati commercializzati dal convenuto sono in modo evidente due marchi verbali identici (cfr. plico doc. _ e plico doc. _, nonché doc. _ e _), senza necessità di far riferimento, se non a titolo abbondanziale, al fatto che l'identità o la similitudine di due segni, rispettivamente di due marchi, si giudica in base all'impressione generale e deve riguardare gli elementi essenziali del marchio (David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, ed. 2, art. 3 LPM, N. 11). In particolare, trattandosi di marchi verbali, l'identità sussiste indipendentemente dal carattere di stampa, dalla grandezza e dal colore adottati nella rappresentazione grafica del vocabolo (David, op. cit., ibidem, N. 18). Essi, inoltre, sono riferiti a prodotti simili, ossia a beni tra loro non completamente diversi (DTF 123 III 191); in concreto, è pacifico che i legumi surgelati della gamma __________ rientrano nell'ambito concettuale dei prodotti contemplati dalle classi cui il marchio svizzero è destinato, ovvero -tra gli altri- "…légumes, fruits, … également sous forme d'extraits, de gelées ou de conserves ainsi que sous forme de plats cuisinés et de conserves congelées ou deshydratées …" (doc. _).
4. Il titolare di un marchio, nell'ambito dei diritti conferitigli dalla legge, ha facoltà di vietare a terzi l'uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta l'art. 3 cpv. 1 LPM (art. 13 cpv. 2 LPM). Relativamente al caso concreto, ciò significa che vi è una lesione del diritto al marchio quando un terzo usa un segno identico a un marchio anteriore, destinato a prodotti simili, se ne risulta un rischio di confusione (art. 3 cpv. 1 lett. b LPM); rischio che è presente se un segno o un marchio ostacola la funzione distintiva del marchio preesistente: in pratica ciò accade ogni volta in cui è possibile temere che un segno induca oggettivamente il pubblico interessato a deduzioni errate, ad esempio sull'esistenza di rapporti commerciali fra i prodotti o i servizi contrassegnati con l'uno, rispettivamente l'altro marchio o segno (Marbach, in SIWR III, pag. 111 e 112).
Questo rischio di confusione, nel caso particolare, è innegabilmente dato ed è stato d'altra parte confermato -ce ne fosse stata necessità- da parte del direttore del deposito di __________ dell'attrice che ha riferito di contatti con consumatori che davano l'impressione di considerare i prodotti della concorrenza come merce __________, ossia esponendo lamentele riguardanti quei prodotti (teste __________). In quest'ambito è irrilevante l'argomento del convenuto concernente l'originalità dei prodotti da lui commercializzati, ossia il fatto che essi non siano un'imitazione di prodotti svizzeri __________ del medesimo tipo, e che in tal modo sarebbe escluso ogni rischio di confusione. Infatti, la notoria vastità di scelta di prodotti surgelati, verosimilmente presso entrambe le produttrici, titolari dei rispettivi marchi, è tale da non permettere una sufficiente individuazione di un singolo prodotto rispetto ad ogni altro simile, restando di conseguenza del tutto aperta la possibilità per il consumatore di trarre dalla presenza del marchio deduzioni errate sulla situazione del mercato e sull'origine della merce.
5. Dev'essere inoltre precisato (ciò che è già stato detto nella decisione provvisionale 19 dicembre 2002) che uno dei principi cardine della legge è quello secondo cui la protezione offerta dal marchio non ha effetto universale, ma territoriale, limitatamente cioè al territorio dello Stato in cui il marchio è stato registrato; in senso positivo, un marchio validamente registrato in Svizzera trova protezione nel diritto interno a fronte di qualsiasi lesione del medesimo che si verifichi sul territorio svizzero; e contrario, la protezione garantita da uno Stato estero è limitata al territorio di quello (David, op. cit., Vorbemerkungen zum 1. Titel, pag. 13, N. 10; art. 13 LPM, N. 17; Vorbemerkungen zum 3. Titel, pag. 313, N. 6).
6. Il convenuto, come già detto, si difende dichiarando di essere stato in buona fede. Orbene, indifferente il ruolo da lui svolto nella catena commerciale seguita dai prodotti, siccome tutti coloro che adempiono i presupposti dell'art. 13 cpv. 2 LPM sono in grado di ledere un marchio svizzero (David, op. cit., art. 13 LPM, N. 13), è altrettanto irrilevante che il convenuto abbia agito in buona fede o no: l'intenzione soggettiva di chi dispone di un segno o di un marchio successivo non è infatti determinante poiché i presupposti dell'art. 3 cpv. 1 LPM, e in particolare il rischio di confusione, si giudicano secondo criteri esclusivamente oggettivi (Marbach, op. cit., pag. 115).
7. L'eccezione poi secondo cui la promozione dei prodotti commercializzati dal convenuto avviene usando il nome della gamma __________ e non il marchio __________, così come, più in generale, l'asserita prevalenza del nome corrente del prodotto rispetto al marchio, non può trovare accoglimento. Infatti, la fattispecie su cui l'attrice fonda la propria azione prescinde dall'uso del marchio nella pubblicità, ma si riferisce alla concreta commercializzazione in Svizzera di prodotti recanti il marchio __________. Stando così le cose, non torna conto di valutare la portata o il significato di altre indicazioni sugli imballaggi, rispettivamente del nome di una determinata gamma di prodotti che nessuno peraltro pretende far parte del marchio dei beni importati.
8. Comunque, il convenuto nega la possibilità pratica di ledere il marchio dell'attrice, avendo fatto ricorso (lui stesso o i suoi clienti) a celare la scritta __________ su ogni imballaggio dei prodotti importati per mezzo di etichette autoadesive; l'attrice contesta l'efficacia di tale operazione. Al proposito si osserva che nell'incarto sono presenti diverse buste destinate alla confezione di prodotti della gamma __________: la prima (doc. _) -che reca il marchio __________ senza nessuna cancellatura- è stata acquistata presso __________ (Lugano) prima della decisione cautelare; la seconda (doc. _) è stata sottoposta dal convenuto all'attrice come modello, nel corso delle trattative precedenti la causa, per dimostrare come egli avrebbe inteso schermare il marchio __________ figurante sui prodotti. Tuttavia, è vero ciò che ha indotto l'attrice a non accettare tale offerta, ossia che gli autocollanti previsti non coprivano tutte le scritte __________ sulla confezione: in particolare, sul retro della busta figura una specie di sigillo (in basso a destra) che reca la scritta "prova di acquisto - patate saporite" in cui chiaramente si distingue il marchio __________. Elemento che non potrebbe sfuggire al consumatore, probabilmente incuriosito dagli autocollanti di colore rosso, usati a copertura del marchio più evidente sui due lati della confezione che manifestamente vi appaiono apposti in un secondo tempo. Comunque il documento in esame non è stato rinvenuto negli scaffali dei rivenditori o nei magazzini del convenuto, per cui non è atto a dimostrare una situazione reale. D'altra parte le buste prodotte sub doc. _ (__________- patate saporite, rispettivamente __________ - tagliatelle ai funghi porcini) provengono dal __________ e dimostrerebbero come la merce sia offerta in vendita dopo il decreto cautelare 19 dicembre 2002; i correttivi apportati nell'intento di celare il marchio __________ sono tuttavia ancora meno riusciti: la prima busta, oltre al sigillo di cui s'è detto a proposito del doc. _, reca l'indicazione del "Numero verde __________ " per i contatti diretti fra produttore e consumatore, con funzione informativa sull'origine della merce. Nella seconda busta -che presenta un unico autocollante sul fronte dell'imballaggio- è stato fatto ricorso, per ogni segno __________ stampato sul retro, a un tratto di pennarello scuro che tuttavia permette senza difficoltà di leggere la parola che si voleva celare e anzi potrebbe attirare l'attenzione su ciò che doveva essere cancellato. Inoltre, i metodi adottati e fin qui descritti per coprire il marchio controverso sulle confezioni appaiono precari e quindi inefficaci: prova ne è che parte degli autoadesivi -a un determinato momento- si presentavano staccati del tutto o in parte (teste __________), così che su una o sull'altra delle confezioni, ossia nell'offerta complessiva del prodotto presso i rivenditori, v'è una forte probabilità che il marchio apparisse: ed è ciò che conta. Comunque, la prova della copertura del marchio incombeva al convenuto che l'ha eccepita, ma egli non l'ha portata nel processo. Al proposito non serve nemmeno la confezione allegata alla domanda processuale 12 dicembre 2003 di parte convenuta (doc. _): è vero che la busta reca vistose cancellature di tutti i marchi, ma della stessa il convenuto non indica la provenienza (dal grossista, dal rivenditore, ecc.), né specifica se essa sia stata presentata solo per dimostrare (come sembrerebbe) la bontà del metodo di schermatura, ovvero per contrastare la testimonianza __________, al di là di qualsiasi rapporto con la realtà commerciale messa in atto dalla ditta __________.
9. Accertata la lesione del marchio a carico del convenuto, è data la premessa fondamentale all'accoglimento dell'azione inibitoria dell'attrice, nel senso di proibire al convenuto ulteriori violazioni del marchio svizzero della prima. Inoltre, all'accoglimento della domanda non si contrappone né l'argomento di __________ di non aver mai sfruttato il marchio per mezzo di pubblicità, dal momento che -come s'è visto- la lesione del marchio altrui sussiste a prescindere da una tale attività, né l'affermazione di aver sempre agito "alla luce del sole" poiché le azioni previste all'art. 55 cpv. 1 lett. a) e b) LPM non presuppongono colpa dell'agente (David, op. cit., art. 55 LPM, N. 15 e N. 23).
10. In secondo luogo e a dipendenza dell'accertata lesione del marchio, l'attrice chiede che il convenuto (così come precisato in sede di conclusioni) sia condannato al versamento -in via principale- di fr. 58'213.- e interessi a titolo di restituzione dell'utile e -in via subordinata- di fr. 18'628.40 e accessori, a titolo di risarcimento dei danni.
Accanto alle menzionate azioni d'esecuzione di una prestazione, previste dall'art. 55 cpv. 1 LPM, la persona che subisce una violazione di un diritto al marchio può proporre le azioni previste dal Codice delle obbligazioni, volte a ottenere il risarcimento dei danni, la riparazione del torto morale o la restituzione dell'utile (art. 55 cpv. 2 LPM). In particolare, il risarcimento dei danni e la restituzione dell'utile possono essere chieste solo alternativamente; d'altra parte (con riferimento a ciò che è avvenuto nel caso concreto) dev'essere rilevata la particolarità della norma di permettere all'attore la formulazione delle due domande in un'unica azione e di scegliere fra le due solo alla fine dell'istruttoria (David, op. cit., art. 55 LPM, N. 34).
La restituzione dell'utile si fonda sull'ipotesi che il convenuto abbia agito come gestore senza mandato, potendo essere considerato debitore nei confronti del titolare del marchio degli utili derivatigli dall'uso dei diritti altrui, se la gestione non è stata assunta nell'interesse di questi (art. 55 cpv. 2 LPM e art. 423 CO). Il credito è costituito dall'utile netto, nel senso che dal margine di guadagno lordo dev'essere dedotta una porzione adeguata dei costi fissi. Se però il debitore contesta il guadagno allegato da controparte, deve specificarne i termini, provando le cifre di dettaglio. Infine, dev'essere precisato che il credito sorge indipendentemente dalla colpa del debitore (David, op. cit., art. 55 LPM, N. 44 e 45; David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, in SIWR I/2, pag. 120).
11. Nel caso concreto, l'attrice ha posto alla base del calcolo di entrambi i crediti (principale e subordinato) la tabella riassuntiva (plico doc. _) del fatturato conseguito dal convenuto con la vendita di prodotti __________ (Italia) nel periodo 1999 - 2002, sulla base della documentazione sequestrata presso di lui: tale conteggio giunge a un importo complessivo di fr. 232'855.30. L'utile medio conseguito dal convenuto sugli stessi prodotti è stato calcolato dall'attrice (sempre in base all'esame della documentazione sequestrata) nel 25% del prezzo di vendita, assumendo una campionatura delle fatture, riferita agli anni 2000 e 2002 (doc. _). A fronte di questo esame dettagliato della documentazione contabile e dei dati complessivi che l'attrice ne ricava, esposti già in sede di replica, il convenuto non solleva nessuna eccezione di merito: in particolare non nega il fatturato complessivo, né l'utile medio, limitandosi a una contestazione generica; testualmente afferma: ad 24 - Contestata la replica, confermata la risposta. Contestati tutti i calcoli dell'attrice in merito ai contestati utili del convenuto (cfr. Duplica). Solo con le conclusioni (pag. 5) il convenuto spende qualche parola in più per dire che l'utile netto indicato da controparte non tiene conto delle spese relative ai dazi doganali, all'IVA, alle spese di trasporto che rappresentano una notevole riduzione dell'utile netto. A proposito di questa presa di posizione dev'essere tuttavia osservato che, al di là di ciò che è stato detto sulla dottrina relativa alla norma specifica in esame, anche in regime di procedura cantonale la contestazione di un fatto deve rappresentare una chiara presa di posizione sui fatti della petizione, mentre la generica locuzione "contestato" contrapposta all'asserzione di un complesso di fatti è insufficiente (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 170, m. 6). E' pertanto inefficace la contestazione del computo dell'utile medio, così come formulata in duplica, quando il convenuto disponeva di tutti gli elementi di giudizio e si trovava nell'ultimo stadio della causa per esporre i suoi argomenti di difesa (art. 78 CPC), al di là della scelta riservata alla parte attrice sulla precedenza di un'azione sull'altra. D'altra parte, sempre in duplica, lo stesso convenuto non ha contestato in modo più dettagliato nemmeno la domanda di risarcimento dei danni: ad 21 - Contestato in particolare il calcolo eseguito dall'attrice a titolo di licenza fittizia. Contestato pure che ciò equivale al danno dell'attrice. L'attrice non ha subito alcun danno (pag. 5).
12. Da quanto considerato si deve così dedurre che il convenuto, non contestandoli, ammette la correttezza degli importi calcolati dall'attrice: fatturato complessivo e utile medio. L'unica critica abbozzata dal convenuto sul calcolo dell'utile medio, ossia la richiesta di deduzione dei dazi doganali, dell'IVA e delle spese di trasporto, ancorché di principio legittima (David, in SIWR cit., pag. 121), appare -per quanto detto in precedenza- processualmente tardiva poiché presentata solo in sede di conclusioni e comunque -nel merito- insufficiente, dal momento che (come esposto al precedente considerando 10, cpv. 3) incombeva al convenuto di specificare gli importi corrispondenti agli oneri cui fa riferimento e di provarne l'entità come facilmente avrebbe potuto fare.
A titolo abbondanziale, può comunque essere ancora ricordato che l'attrice, quanto all'IVA, sostiene -come effettivamente risulta dall'esame delle singole fatture- che le cifre di cui ai conteggi AC (e quindi anche AD) sono al netto di tale imposizione. E' vero inoltre che il convenuto ha ammesso che la linea "__________" rappresenta solo una minima parte del (suo) volume d'affari (risposta, pag. 10): in effetti, le fatture da lui emesse alla clientela riguardano numerose forniture di alimentari d'importazione di cui i prodotti __________ rappresentano una percentuale non determinante. Ciò comporterebbe una ripartizione ampia dei lamentati costi fissi che concernerebbero la merce controversa solo in piccola parte e che il convenuto non ha comunque nemmeno reso verosimili nella loro natura e nella loro entità. Non v'è pertanto nessun motivo per tenere conto delle deduzioni proposte genericamente da parte convenuta, così che la domanda di restituzione dell'utile può essere accolta per l'importo indicato dall'attrice.
13. Dovendo calcolare la tassa di giustizia e le ripetibili dovute all'attrice, questa propone un valore di causa complessivo di fr. 300'000.-, ovvero tenendo conto sia dell'importo chiesto in pagamento al convenuto, sia dell'importanza del marchio per giudicare il valore dell'azione inibitoria. Orbene, al proposito la dottrina indica sì che ogni azione possa avere un proprio valore di causa, ma -per quanto riguarda le azioni d'esecuzione- suggerisce, al di là dell'importanza del marchio, di tenere conto anche dell'interesse all'inibizione dell'attività controversa, tanto più a fronte di lesioni non rilevanti (… gegen einen "kleinen" Verletzer: Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüterrecht, in
sic ! 2002, pag. 505). E' ciò che si è attuato nella fattispecie, considerando l'attività limitata del convenuto, l'area d'interesse della sua clientela e l'utile annuo medio, pari a 1/4 del credito riconosciuto per tale titolo all'attrice. Pertanto, non appare fuori luogo determinare in complessivi fr. 100'000.- il valore della causa.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
1. La petizione 21 gennaio 2003 di __________ SA è accolta.
Di conseguenza:
1.1. E' fatto divieto a __________ di importare, esportare, offrire, mettere in commercio o detenere o immagazzinare a tale scopo prodotti alimentari, congelati e non, contrassegnati con il marchio __________, tranne nel caso in cui tali prodotti siano stati immessi sul mercato svizzero dall'attrice, ed in particolare è fatto divieto a __________ di importare dall'Italia alla Svizzera prodotti alimentari contrassegnati dal marchio __________ e e offrirli, metterli in commercio o immagazzinarli a tale scopo in Svizzera, tranne nel caso in cui gli stessi siano stati immessi sul mercato dall'attrice.
1.2. E' fatto divieto a __________ di utilizzare il segno __________ a scopi pubblicitari e nella propria corrispondenza o documentazione commerciale, in particolare su listini prezzi e ordinazioni, tranne nel caso in cui tale uso avvenga per contraddistinguere prodotti immessi sul mercato dall'attrice.
1.3. __________ è condannato a versare a __________ SA l'importo di fr. 58'213.- oltre interessi del 5% dal 30 giugno 2002, a titolo di restituzione dell'utile.
2. I divieti di cui alle cifre 1.1 e 1.2 sono decisi con l'avvertimento a __________ di cui all'art. 292 CP che recita: Chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, è punito con l'arresto o con la multa.
3. Le spese in complessivi fr. 200.-
e la tassa di giustizia di fr. 1'000.-
in totale fr. 1'200.-
sono posti a carico del convenuto e per esso, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, allo Stato del Canton Ticino.
__________ verserà a __________ SA l'importo di fr 6'000.- a titolo di ripetibili.
4. Tosto cresciuta in giudicato la presente decisione, verrà dissequestrata la documentazione di cui ai decreti cautelari 19 dicembre 2002 e 28 gennaio 2003.
5. Intimazione:
- avv. __________;
- avv. __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario